是否具备职务发明的专利申请权归属案
被告诉讼代理人:曾永前律师
【案情】
原告：李XX。
被告： 国际XX医药总公司（下称医药公司）。
被告诉讼代理人:曾永前律师,广东凡立律师事务所律师。
2002年9月，原告李XX由原单位调入XX医科大学医学院 工作后，因其已有生产开发研制新产品“XX乌鸡”、“XX三元”、“益X宝”三种口服液的构思，XX医科大学医学院遂指派其到 下属单位即被告医药公司从事新产品的研制开发工作。随后，李XX工作地点由医药公司安排在 公司职工医院的办公室、试验室。在李XX研制开发新药的过程中，XX医科大学医学院支付房租费、水费、电费、取暖费共144027.56元和检测费17611.20元、人工工资19598.50元、原材料费47628.97元及李XX本人 工资11966元，共计开支研制费为228866.23元。其中，由李XX提出书面报告要求支付的款项为17611.20元。同时，XX医科大学医学院为李XX开展此项开发研究工作提供了价值532000元的新设备。2004年3月4日，李XX与医药公司签订一份知识产权合同书，明确“XX乌鸡”、“XX三元”、“益X宝”三种口服液系李XX药济师发明研制并带来项目，产权归李XX所有，医药公司应及时付给李XX研制期间所开支的原材料等项费用。该合同签订后未报医药公司上级主管机关批准。2003年11月至2004年5月，医药公司在医学院、 分析测试中心、 卫生防疫站等部门对研制的新产品“益X宝”进行药品效素、毒性、氨基酸成分、LC常规、营养检测和含典检测等一系列实验。2004年4月1日， 卫生防疫站给中医学院制药厂下发《关于同意益智宝制碘口服液试生产销售》文件，表明同意中医学院制药厂试生产这种产品；同年4月12日，卫生厅向中医学院颁发了试生产《卫生许可证》。在试生产期间，即2005年3月至6月，医药公司又组织对该产品在自治区流行病研究所和 卫生防疫站选定的地区进行临床应用检验。
同年10月6日，经医药公司申请，自治区卫生厅药政局召开新药评审会，对“益X宝”口服液进行了生产前的审评并获得通过。2005年4月，李XX持医药公司办公室出具的证明，将“益X宝”以一种预防和治疗碘缺乏病的药物及其制备方法向国家专利局申请专利。2006年3月6日，国家专利局将其发明专利予以公开。2007年6月9日，医药公司向 专利管理局（下称 专利局）提出异议。 专利局在经调解双方未能达成和解协议的情况下，即作出决定：“益X宝”专利申请权归医药公司所有。李XX杰不服， 向 人民法院提起诉讼。
另查：医药公司属国有经济性质的企业。
原告李XX诉称：原告和被告于2004年3月4日签订的知识产权合同，系双方真实意思表示。
合同对“益X宝”口服液专利权属作了明确的规定，即归原告所有。而且，事后被告也出具了公函，证明该项发明系原告个人发明。原告根据合同及公函于2005年4月17日办理了申请专利手续，中国专利局予以受理并已发布公告，说明原告在申报专利过程中手续齐备、合法有效。原告对此项发明专利已开支巨额的研究费用。现被告请求 专利局进行调处，企图将该项专利申请权归其所有。这是被告的毁约行为。
被告医药公司委托曾永前律师辩称：原告和被告法定代表人所签订的知识产权合同因未报上级主管机关批准，且未经专利局登记公告，违反了法律规定，因而该合同应确认为无效。“益X宝”口服液属职务发明，该项专利应属于被告。故请求人民法院判决发明专利申请权属被告所有。
【审判】
一审法院经审理认为：原告李XX调入医药公司后，负责开发研制“益X宝”口服液。其开发研制的项目是以医药公司名义进行的，其开发研制所需费用亦多由单位支出，故认定“益X宝”项目发明系职务发明，“益智宝”专利申请权应属医药公司享有。李春杰诉称该发明系非职务发明，其发明专利申请权应归其所有，与事实不符，本院不予采纳。
李X杰与医药公司法定代表人签订的知识产权合同，违背客观事实，将属于职务发明的“益智宝”口服液的知识产权确认归李春杰个人所有，且该合同未报国有企业的上级主管部门批准，也未经专利局登记公告，故应确认该合同无效。该院依据《中华人民共和国专利法》第六条第一款、第十条第一款的规定，判决如下：
“益X宝”口服液专利申请权由被告医药公司享有。
宣判后，李XX表示不服，向 高级人民法院提起上诉称：1、用于“益X宝”口服液发明研制、新药申报、审批和专利申请的各项费用全部由上诉人支付；2、被上诉人医药公司具有独立的法人资格，双方签订的“知识产权合同书”符合法律规定，无须经任何人批准才能生效；3、“益X宝”知识产权指的是一种配方和工艺，在上诉人调入被上诉人单位之前，已有合格产品问世，原审法院对益智宝研制发明费用和实施生产经费不加以区别，混淆了“知识产权合同书”中有关确权、有偿使用和转让的概念。故请求二审法院撤销原审判决，确认“益X宝”口服液发明专利申请权归上诉人所有。
被上诉人医药公司委托曾永前律师辩称：原审认定事实清楚，适用法律正确，判决适当，请求二审法院予以维持，驳回李春杰的上诉。
高级人民法院经审理，除确认了一审法院所查明的事实外，还确认了如下事实：1、李春杰调入中医学院下属医药公司后，负责筹建制药厂，并任该厂厂长职务。2、李春杰与医药公司签订的“知识产权合同书”中载明：“XX乌鸡”、“XX三元”、“益X宝”三种口服液系李春杰药济师发明研制并带来的项目，产权归乙方（李春杰）所有。3、2003年1月18日和2003年10月16日出具的加盖有医药公司办公室公章的两份向专利局申请专利的证明称：同意李XX将‘益X宝’补碘口服液按职务发明申请国家专利。4、该两份证明由谁具体办理，李XX在一审诉讼中有两种说法，一是说“办公室主任岳正荣交给我的，谁写的不知道”；二是说两份证明“一份是我写的，罗夕佳盖的章子；另一份是办公室人写的，胡汉明盖的章子”。因证人不到庭作证，且医药公司不予认可，原审法院对此未予采信。5、2004年6月15日以李XX申请及医药公司经理岳正荣同意，李春杰从医药公司领取开发研制“益智宝”劳务费等费用合计2000元。6、从2002年10月31日至2003年3月10日，李XX陆续以出差和购买设备为由向医药公司借款322240.90元，至诉讼时尚有130331.31元未归还或报账。医药公司认为此款被李XX用于研制了“益X宝”，而李春杰则否认此款与研制“益X宝”费用开支有关，但未能提供相应证据证实。7、李春杰在“益智宝”发明专利申请权发生争议后，向国家专利局申请专利。国家专利局通知李XX待法院判决确认该发明专利权归其所有后给其颁发专利证书。但该专利局在未接到法院生效判决的情况下，于2007年8月19日给李春杰颁发了专利证书。
高级人民法院经审理认为：上诉人李XX在2002年调入上诉人医药公司的上级单位中医学院之后，一直以被上诉人医药公司名义负责开发研制“益X宝”口服液等项目，其开发研制所需的设备、场所及费用基本上均由医药公司提供，故应确认该“益X宝” 口服液发明系职务发明，其专利申请权属医药公司单位所有；上诉人称该项发明属非职务发明，其专利申请权应归其个人所有，与本案事实不相符合。李XX与医药公司签订的“知识产权合同”，因违背客观事实，且未报医药公司的上级主管部门批准，应确认该合同为无效合同。“益X宝”口服液由李XX负责研制，为该项发明成功作出创造性的贡献，因此应认为李XX是该项新产品专利的发明人，其在研制过程中所垫付的合理费用，医药公司应给予报销。该院依据《中华人民共和国专利法》第八条、第十条第二款、《中华人民共和国专利法实施细则》第一百五十三条第一款第（一）项之规定， 判决如下：
驳回上诉，维持原判。
【曾永前律师评析及代理思路】
本案围绕“益X宝”口服液发明专利申请权应由谁享有这个焦点，有三个问题值得研讨。
一、“益X宝”口服液发明创造是职务发明创造还是非职务发明创造
《中华人民共和国专利法》第六条第一款规定：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造”。该条第二款还对“非职务发明创造”作了规定。按照此条法律的规定，判断一项发明创造是职务发明创造还是非职务发明创造，关键要看两点：一是要看发明人是否为执行本单位的任务而完成了某项发明创造。这里所说的“为执行本单位的任务”，应该从两个层面上理解，即在从事本职工作中所作出的发明创造；执行本单位交付的本职工作所作出发明创造。二是要看发明人的某项发明创造是否利用本单位的物质技术条件完成的。这里所说的“利用本单位的物质技术条件”，应理解为利用本单位的资金、设备、零部件、原材料或不向外公开的技术资料等。某项发明创造，如果具备这两点，就应认为属职务发明创造，否则就应认为属非职务发明创造。本案原告李春杰是开发研制“益智宝”口服液的负责人，其开展这项发明创造的一系列活动，都是以被告医药公司或其上级单位中医学院名义进行的，是为了执行其所在单位医药公司安排的开发研制口服液的任务；而且其开发研制“益X宝”口服液的场地和设备是医药公司提供的，所需资金也基本上是医药公司开支的。这些事实表明，“益X宝”口服液发明创造属于职务发明创造，而不属非职务发明创造。
二、医药公司与李XX签订的“知识产权合同”是否有效
《专利法》第七条第一款规定：“专利申请权和专利权可以转让”。该条第二款规定：“全民所有制单位转让专利申请权或者专利权的，必须经上级主管机关批准”；该条第四款还规定：“转让专利申请权或者专利权的，当事人必须订立书面合同，经专利局登记公告后生效。”修改后的《专利法》删去了原第二款关于全民所有制单位转让专利申请权或者专利权必须经上级主管机关批准的规定，但强化了登记生效制度，如第十条第三款明确规定：“转让专利申请权或者专利权的当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。”这就是说，按照原《专利法》的规定，全民所有制单位转让专利申请权的，必须经上级主管部门批准，而且还必须经专利局登记，否则该转让合同就不生效；按照修改后的《专利法》的规定，虽然转让专利申请权无需经过上级主管部门批准了，但必须经专利局登记，否则该转让合同就不生效。本案被告医药公司属于全民所有制经济性质的单位，其与原告李XX签订的“知识产权合同”，规定将“益X宝”口服液专利申请权和专利均转让给李XX，该合同既未经上级主管部门批准，也未经专利局予以公告、登记，无论是依据原《专利法》或者依据修改后的《专利法》的规定，该转让合同均未生效。
三、如何看待专利局给李XX颁发的专利证书的效力
二审法院所确认的事实中有一项内容，是李XX向国家专利局提出“益X宝”口服液发明专利申请后，医药公司提出异议，专利局通知李XX待法院作出生效判决后他们再给李春杰颁发专利证书，但专利局在法院未作出生效判决之前却给李XX颁发了专利证书。笔者认为在本案双方当事人已经为“益X宝”口服液发明专利申请权发生争议并正在诉讼当中，专利局提前给提出专利权申请的李XX颁发专利证书，这是专利行政管理部门以行政权干预司法权的表现，其颁证行为不应产生法律效力。
综上三点分析，一、二审法院判决认定“益智宝”口服液属于职务发明创造，并确定该项专利申请权由被告医药公司享有，符合本案的实际情况和法律的规定，因而是正确的。
