使用在先注册商标中的文字作企业字号和服务标识商标侵权、不正当竞争案
原告诉讼代理人:曾永前律师
【案情】
原告： XX烧鹅仔公司。
原告诉讼代理人：曾永前律师，广东凡立律师事务所律师。
被告：XX休闲俱乐部有限公司。
1995年2月21日，伟成公司 依法取得了核准服务项目为第42类的“烧鹅仔”商标，图案为：上由三线条组成的鹅，中间系拼音shaoezai，下为汉字“烧鹅仔”组成的商标。服务项目包括餐馆。1996年12月28日，商标局核准该商标转让给原告。
2007年9月10日，被告的分支机构XX烧鹅仔美食城经 工商行政管理局核准登记注册，经营范围为餐饮，不具备法人资格。XX烧鹅仔美食城订餐卡、店堂招牌、菜单查询单及广告宣传上均使用上为鹅头，下为与原告商标字形不同的“烧鹅仔”三字组成的图案，作为其服务标识。
《XX商报》2007年9月14日刊载的《烧鹅仔来了——XX烧鹅仔美食城透视之一》称：
“被誉为中国‘麦当劳’的‘烧鹅仔’原产于广东，风靡全国，在北京、上海、沈阳、西安、昆明等大城市，已有近50家连锁店……‘烧鹅仔’徘徊三年之久，迟迟不能进入成都市场，主要是考虑到餐饮王国源远流长，根深蒂固的川菜壁垒和先期进入成都且风头甚劲的洋快餐的剧烈竞争”。该文系被告分支机构XX烧鹅仔美食城在《XX商报》上刊登的宣传报道。
原告委托代理人曾永前律师诉称：我公司是“烧鹅仔”文字及图形的商标所有权人。2007年9月16日，被告未经许可，擅自使用原告的注册商标，在成都市开设了“XX烧鹅仔美食城”。同时，被告利用原告已取得的商誉，进行虚假宣传，误导消费者。被告的上述行为侵犯了原告的注册商标专用权，并构成不正当竞争。故请求人民法院判令：被告立即停止侵权、消除影响；立即停止不正当竞争行为；赔偿因侵权造成的损失355万元；向原告公开赔礼道歉。
被告辩称：原告并非合法的商标注册人。商标转让在原件上未加注，未经公告，故原告不具备诉讼主体资格。被告开办的XX烧鹅仔美食城是经工商局登记注册的合法企业，所用的商标、文字与企业名称相同，其“烧鹅仔（zi）”并没有读作“烧鹅仔（zai）”，不存在商标侵权和不正当竞争。
【审判】
一审法院经审理中认为：原告与北京、广东、西安、石家庄等地的公司或饭店签订了特许授权经营合同或加盟经营管理合同等，仅在北京就有6家店，在全国范围内已形成连锁店的规模。原告还与16家公司签订了“烧鹅仔”商标使用许可合同。原告就“烧鹅仔”商标品牌及公司先后在《XX日报》、 等20余家全国各地报刊上进行了宣传报道。
烧鹅仔公司未能举证证明被告侵权期间所获得的利润和其被侵权期间因被侵权所受到的利润损失。但证明了连锁店加盟的许可费和加盟金有50万元、100万元等。原告为本案诉讼共支付律师费18万元。
《XX商报》社出具证据证明刊登于该报2007年9月14日第一版的“烧鹅仔来了——XX烧鹅仔美食城透视之一”、2007年9月15日第一版的“设计理念，以人为本——银河烧鹅仔美食透视之二”系银河烧鹅仔美食城出资刊发的广告。
一审法院经审理认为：
1根据《中华人民共和国商标法》的规定，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商标为限。有关商品商标的规定，同样适用于服务商标。原告享有“烧鹅仔”服务商标的专用权。被告在其分支机构银河烧鹅仔美食城上使用的服务标识与原告的商标相比，其表现手法雷同，风格近似，整体外观均是使用上为鹅的图形与下为“烧鹅仔”的文字组成的图形。“烧鹅仔”三字读音、含义和排列相同，仅在表现形式上不尽相同；图形所指事物及内涵相同，仅在“鹅”字的局部与整体及表现形式上不尽相同，应认定为近似商标。被告分支机构XX烧鹅仔美食城未经商标专用权人许可，在与原告注册商标核定使用的相同服务——即餐馆上使用与原告注册商标相近似的服务标识，构成对原告商标专用权的侵犯，应承担侵权责任。
2被告将原告注册在先的商标中的文字作为企业字号，并在服务标识上突出与原告商标相同的字号，并未使用企业名称全称，已使其使用的服务标识与原告的商标构成近似，其行为构成对原告商标专用权的侵犯，应承担侵权责任。
3XX烧鹅仔美食城在《XX商报》上刊登的宣传报道易使消费者对“烧鹅仔”的市场主体及服务来源产生混淆，误认为其系原告的关联企业。该行为构成了不正当竞争，应承担民事法律责任。
4XX烧鹅仔美食城系被告的分支机构，被告应承担由此产生的商标侵权及不正当竞争的民事法律责任，停止侵害、消除影响并赔偿经济损失。
依照《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、第九条第一款，《中华人民共和国商标法》第四条第三款、第三十七条、第三十八条第一款第一项之规定，该院 判决如下：
一、被告立即停止在其分支机构银河烧鹅仔美食城的服务场所、服务招牌、服务工具、广告中使用原告“烧鹅仔”商标的侵权行为。
二、被告立即停止不正当竞争行为。
三、被告在《XX商报》上刊登向原告的致歉声明，内容须经本院审查。逾期不执行，法院将公开刊登判决主要内容，其费用由被告承担。
四、被告向原告支付赔偿金30万元。
五、驳回原告其余诉讼请求。
被告不服一审判决，向 高级人民法院提起上诉称：1银河烧鹅仔美食城系依法核准注册的的企业，其使用的“烧鹅仔”标识与企业名称相同；且该企业名称及其标识与被上诉人的注册商标并无相似之处，不构成商标侵权。《成都商报》上刊载的宣传文章系记者所为，与上诉人无关。请求二审法院依法撤销原审判决，驳回原告的诉讼请求。
被上诉人XX烧鹅仔集团有限公司委托代理人曾永前律师辩称：（1）上诉人分支机构使用的“烧鹅仔”标识在读音、含义、排列顺序上与被上诉人的注册商标是相同的，文字与图形的整体也是相似的，且该企业从事的服务与被上诉人注册商标核定使用的服务项目完全相同。（2）上诉人在报纸上刊登的广告是虚假宣传，误导消费者。上诉人的行为不仅侵犯了被上诉人的商标专用权，而且构成不正当竞争。请求二审法院驳回其上诉，维持原判。
高级人民法院经审理认为：原审法院查明的事实属实。1999年3月30日，国家工商局商标局《关于保护服务商标若干问题的意见》中规定，在相同或类似服务上，擅自将与他人服务商标相同或近似的文字作为服务名称使用，并足以造成误认的，确认属于服务商标侵权行为。
上诉人的分支机构XX烧鹅仔美食城在相同服务上，擅自将与被上诉人注册商标相同的“烧鹅仔”文字作为服务标识使用，足以造成普通消费者的误认，此行为构成对被上诉人注册商标的侵权。虽然XX烧鹅仔美食城依法核准注册的企业名称中有“烧鹅仔”三个字，其企业名称在该注册地行政区域范围内享有专用权，受企业名称登记管理的有关法律法规保护。由于企业名称及注册商标分别受不同法律法规调整，XX烧鹅仔美食城在其服务标识上擅自使用被上诉人注册在先的商标中的文字“烧鹅仔”作为其服务标识，而注册商标依法受《商标法》保护，其行为已构成侵权。上诉人称《成都商报》上的宣传文章系记者所为与事实不符，不予支持。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款之规定，该院判决如下：
驳回上诉，维持原判。
【曾永前律师评析及代理思路】
一、服务商标及其保护原则
所谓服务商标，是使用于服务项目，用以区别服务经营者所从事的同类服务项目的特点的显著标记。服务商标与商品商标的性质相同，只是商品商标向消费者提供的是商品，服务商标提供的是服务。商标法明确规定：“有关商品商标的规定，同样适用于服务商标。”所以，认定被诉服务商标是否侵权，与认定商品商标侵权的方法相同——既被诉商标与注册商标是否相同或近似。本案中，银河烧鹅仔美食城在相同服务上，将与原告注册商标相近似的“烧鹅仔”文字作为服务标识，构成侵权。
二、关于不正当竞争
反不正当竞争法规定了十类不正当竞争的行为，结合本案考察，银河烧鹅仔美食城的行为属于法律明文制止的第四类行为——虚假宣传。银河烧鹅仔美食城在报纸上刊登的广告中，虽未直接指出原告的名称，但在市场上只有原告“烧鹅仔”源于广东并在全国开办连锁店，而银河烧鹅仔美食城经营与原告相同的服务，该文易使消费者对“烧鹅仔”的市场主体及服务来源产生混淆。银河烧鹅仔美食城的虚假宣传行为，无疑侵害了原告的合法权益，有损于原告的正当经营活动，违反了诚实信用原则和公认的商业道德，构成不正当竞争。
三、关于赔偿金额的确定
原告未能举证证明被告及其分支机构在侵权期间因侵权所获得的利润和其在被侵权期间因被侵权所受到的损失。银河烧鹅仔美食城也未提交侵权获利的相关证据。而商标法第三十九条仅规定了两种侵权损失赔偿方法，不同于专利侵权案件的损失赔偿方法；后者除了可以使用以上两种赔偿方法外，还可“以不低于专利许可使用费的合理数额作为损失赔偿额”（见最高法院《关于审理专利纠纷案件若干问题的解答》）。
虽然原告举出连锁店加盟的许可费和加盟金有50万元、100万元等的证据，但根据有关法律法规的精神，服务商标侵权赔偿不同于专利侵权赔偿，故合议庭认为参照原告与他人签订的许可使用合同进行赔偿似有不妥。由于本案损失额、获利额不能确认，综合原告已取得的商誉及广告投入，法院决定采用定额赔偿方法确定损害赔偿额为30万元。原告烧鹅仔公司请求赔偿损失355万元证据不足，不予支持。
曾永前律师按注：
本案中，被告以其服务标识与企业名称相同作为抗辩理由。一审法院认为，被告将原告注册在先的商标中的文字作为企业字号，而在服务标识上突出与原告商标相同的字号，并未使用企业名称全称，已使其使用的服务标识与原告的商标构成近似，其行为构成对原告商标专用权的侵犯，应承担侵权责任。二审法院认为，企业名称权和商标权受不同法律、法规的调整和保护，被告在其服务标识上擅自使用原告注册在先的商标中的文字，构成侵权。上述判案理由均没有指出商标权与企业名称权冲突时的处理原则，说理不够透彻。
国家工商行政管理局《关于解决商标与企业名称中若干问题的意见》中规定，商标中的文字和企业名称中的字号相同或者近似，使他人对市场主体及其商品或者服务的来源产生混淆（包括混淆的可能），从而构成不正当竞争的，应当依法予以制止。处理商标与企业名称的混淆，应当适用维护公平竞争和保护在先合法权利人利益的原则。本案中，原告的注册商标权在先，被告的企业登记在后，在这两种权利发生冲突时，应保护合法的在先权利。况且被告的服务标识并未使用其企业字号的全称，反而突出与原告注册商标相同的文字，其服务标识足以造成与原告的注册商标相混淆，使消费者对服务的主体和服务的来源产生误认，或使消费者误认为被告的服务与原告之间存在某种法律上、经济上、组织上的联系，因此，被告的抗辩理由不成立，其行为构成侵权。
